转让商标前一点要查询清楚的是否有坑

发布日期:2020-11-06    浏览次数:    

一个客户咨询了一个类似商标转让的分割遗留问题,比较棘手,给了我新的思路。今天就讲这个故事吧。


事情的起因是这样的


a公司收购b集团下的c业务,并取得与c业务相关的多个主体的控制权。b集团持有各类与品牌Logo相关的商标,有的与c业务细分直接相关(“转让标的”),有的与整个集团相关(“许可标的”),有的与集团其他业务直接相关,与c业务细分关系不大(“防御性商标”)。由于收购C业务的主要经营目标之一是收购B集团旗下知名品牌,经双方协商同意,B集团向A公司的商标转让范围以转让标的为限,同时B集团授予A公司使用许可标的的非排他性权利。交易进行到一半,双方反应,前述商标重组方案受制于《商标法》第42条,很可能无法完成!

《商标法》第四十二条第二款规定“转让注册商标的,商标注册人应当转让在同一商品上注册的近似商标或者在类似商品上注册的相同或者近似商标。”

  也就是说,同一商标注册人在同一类别中注册的类似商标,要么一起转让给对方,要么全部不能转让。后来的事实也证明,确实存在一些被国家知识产权局认定为部分转让标的的许可客体和防御性商标的类似商标,导致这部分转让客体的直接转让。而且这个障碍不会因为转让方和受让方是否属于同一个集团,以及收购项目何时交付而有所不同。即国家知识产权局认为,即使母公司和姊妹公司之间转让了一些类似的商标,也很容易造成混淆或其他不良影响。

  [1]这里对近似商标的判定标准讨论不多,这是另一个话题。总之,这种情况下使用的是同一个品牌Logo,业务C和其他没有被B集团剥离的业务属于同一个大行业。国家知识产权局最终判定部分转让标的和许可标的与防御商标构成类似商标。

  [2]由于时间相对较长,当时还不清楚类似商标质押的做法是否遵循同样的原则。但至少自2020年4月22日国家知识产权局颁布《注册商标专用权质押登记程序规定》以来,类似商标不能分割质押的原则已经有了明确的法律依据。

  为了应对这种困境,双方也考虑了一些方便转让的方案,如“集团先取消类似的许可对象和防御商标,再转让相关的转让对象”,“集团先取消转让对象,再向国家知识产权局出具同意注册A公司转让对象的函,A公司从零开始注册”,再如“全部转让后反向授权”等。由于商业考虑或实施风险过大,这些方案无法采用。最后,基于商业考虑,双方达成临时解决方案——,就转让标的签订专用商标许可协议。在转让标的最终完成商标变更登记之前,乙方向甲方授予专有许可,乙方和任何第三方均不得使用转让标的。协议签订后,B集团出于成本考虑,不愿意办理商标许可备案。但是,为了维持与B集团的合作关系,并考虑到备案不是许可证的有效要求,A公司仅针对善意第三方。想了想,A公司暂时免除了B集团的备案义务。在整个风险应对过程中,把业务的考量放在第一位,并不是说是错的,而是这样的方案必然会导致风险暴露,需要以后解决。

新情况

两年后,由于项目收购过程中不可预见的原因,业务的商标风险水平急剧上升。具体风险因素主要包括:

B集团拟将其D业务出售给第三方,势必分割集团现有商标(包括转让标的未成功转让的部分,以及许可标的和防御商标)。可以推测,第三方获得防御性商标所有权和获得许可标的使用权的最低要求与A. ——公司类似;B集团本身发展状况不佳,可能导致债权人要求冻结甚至执行B集团商标的风险.

风险分析

客观来说,就第一种风险而言,与D业务相关的商标销售也受到类似商标转让的限制。在国家知识产权局已经对类似商标转让出具正式《商标转让申请补正通知书》的情况下,第三方不太可能获得转让标的本身或与其类似的许可标的。当然,毕竟A公司并没有完全了解B集团与第三方的交易内容,不能掉以轻心。就第二种风险而言,鉴于甲公司不是相关债务关系中的利害关系人,剩余转让标的因【0x9A8B】的阻碍而无法转让,甲公司缺乏对抗潜在债权人的合理理由,只能向乙集团追究违约责任,相对更危险。

[3]关于《商标法》第42条是管理的强制性规范还是效力的强制性规范,违反该条的合同是否无效,仍有争议。在我看来,在判断某个规范是否是有效性的强制性规范时,我们必须谨慎。如果某一合同因违反效力的强制性规范而无效,当事人不能追究违约责任,只能追究缔约过失责任,会造成很大损失。《商标法》并未明确否认类似商标分割转让合同的效力,违反此标准不会与国家公共利益相冲突,而只会损害当事人的利益,故应认定合同继续有效。

新思维

在这种情况下,A公司最紧迫的任务是保留自己的使用权,然后持续关注甚至直接介入乙方与第三方的交易,防止其不当处置商标,并想办法降低第二风险的潜在不利影响。因此,我们的主要建议如下:

许可备案:无论原商标转让协议是否有效,在转让标的变更登记完成之前,独占许可协议的有效性以及A公司请求B集团办理许可备案的权利是毋庸置疑的;同样,B集团就许可标的物向A公司授予的非排他性许可也应一并备案。备案后,无论日后乙方商标转让给任何第三方,甲公司均可以注册许可合同为第三方辩护,继续使用相关商标。

注意:鉴于备案的完成需要B集团的配合,从备案申请到完成有一个过渡期,为了防止D业务的收购方不知道A公司的权利,A公司可以向B集团甚至D业务的收购方发函,提示并督促B集团履行协议。

b集团剥离所有商标:鉴于第二种风险,以及b集团的商标在未来将涉及多个实体经营的多个业务(包括但不限于业务c和业务d),从长期安全的角度出发,a公司可以说服b集团按照商标转让协议中的合作义务将所有商标剥离给单独的实体,既避免了b集团自身的业务风险,也避免了b集团和其他方的信用风险(如秘密处置全部或部分商标)。如B集团、A公司等相关第三方可以成立合资公司,独家持有和管理所有商标,合资公司可以根据各方业务需要许可商标。可想而知,合资企业中的权益分配和持续监管会是一个难点,这里就不进行了。

另外还有一个长远的考虑,但没有和A公司提过:在B集团自身发展不佳的情况下,其现有商标的价值可能会不断减损,A公司可以开始考虑品牌升级,逐步脱离对转让标的和许可标的的依赖。当然,我也明白,打造和提升一个品牌不是一件容易的事情,否则不会发生当初的收购项目。以上建议可视为对过去的补救。是太晚还是更复杂,要看后续进展。




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